商标行政收权行为是一种“备案”

一 案情简介

衡阳市建恒化工总厂子1979年10月31日经国家工商行政管理总局核准注册“玉兔”商标(注册号：第113059号)核定使用商品第26类（钛白粉）。1987年12月30日，经国家工商行政管理总局核准，该商标注册人变更为衡阳钛白粉厂，使用商品核准转为商品国际分类第2类，商标续展有效期期限自19S圈年3月1日至2003年2月28日。上海太平洋化工(集团)焦化总厂钛白粉厂(简称上海钛白粉厂)是上海太平洋化工(集团)公司(简称上海太平洋公司)依法设立的分支机构。其前身原上海钛白粉厂，于1981年9月5日经国家工商行政管理总局核准注册“玉兔”商标（注册号：第149924号），核定使用商品第28类(钛白粉）。3月25日，经过国家工商局商标局核准，该商标注册人便更为上海太平洋公司，商标续展有效期限自1993年3月1日至2003年2月28日。1993年12月8日，上海太平洋公司与上海钛白粉厂签订协议，许可上海钛白粉厂继续使用“玉兔”商标。

由于衡阳市钛白粉厂和上海太平洋公司注册商标相似，并使用于同类商品，衡阳市钛白粉厂遂以自身商标专用权受到侵害为由，诉至法院，要求判令被告上海钛白粉厂停止侵权，公开道歉并赔偿损失人民币100万元。在审理中，由于上海钛白粉厂不是独立法人，法院将上海太平洋公司追加为共同被告。

二、法院判决和行政裁定上海市第一中级人民法院经审理认为，衡阳钛白粉厂和上海太平洋公司依法核准注册的“玉兔”商标均应受到保护，但两者经核转的商品国际分类不同，原告系第2类即颜料类，被告系第1类即工业用类。上海钛白粉厂虽然与上海太平洋公司签订了“玉兔”商标使用许可协议书，但未经衡阳钛白粉厂许可，在与衡阳钛白粉厂生产的同一种颜料类钛白粉产品上使用与原告注册商标相同的商标，已经构成对原告商标专用权的侵害．应当赔偿原告经济损失：上海太平洋公司没有直接生产、销售侵权产品，所以不承担赔偿责任：一审判决后，上海钛白粉厂禾口上海太平洋公司不服，提起上诉，并向国家工商局商标评审委员会提出“玉兔”商标评审申请。2000年11月2日，国家工商局商标评审委员会做出的《第113059号“玉兔”商标续展注册不当终局裁定书》认为，商标续展注册时，应当以该商标原国内商品分类所对应的国际商品分类进行商标续展，且不得改变原国内商标核定使用的商品。被申请人“玉兔”商标原核定使用商品为国内商品分类第26美的工业用钛白粉，在续展注册时理应转换注册为国际商品分类的第1类，而被申请人在续展注册时将其填写为国际商品分类第2类即民用钛白粉，改变了其商标指定使用商品的内容。因此，第113059号“玉免”商标的续展注册过程违反了商标续展注册的基本原则，该商标当属续展注册不当商标。依照《中华人民其和国商标法》第1了条规定，商标评审委员会终局裁定；上海太平洋公司对第113059号“玉兔”商标所提出续展注册不当理由成立，该商标发回商标局重新予以续展。

此后，上海市高级人民法院以国家工商局商标审理员会的裁定为墓础，认定衡阳钛白粉厂的“玉免”商标在国际商品分类第2类商品上的续展注册已被撤销，其请求保护的商标专用权视为自始即不存在，判决撤销一章法院的判决，并驳回衡阳钛白粉厂的诉讼请求。

三、商标注册证的效力与商标权的权源

这一案件中，最容易引发争议的是商标续展过程出现瑕疵，以致在同类商品上同时存在多个形式上合法的注册商标权时，虚当如何认定商标权的归属，并进而判断是否存在侵害商标权的问题。一审法院和二审法院所做出的判决，之所以存在较大差异，原因就在手，一审法院判决之时，原告衡阳钛白粉厂的注册商标权在形式上依然有效存在；二审法院判决之时，原告的这一权利已经被商标评审委员会宣告无效。正因如此，结合《商标法实施细则》中有关依法被撤销的注册商标，”其商标专用权视为白始即不存在。有关撤销注册商标的决定或者裁定，对在撤销前人民法院作出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定，工商行政管理部门作出开巳执行的商标侵权案件的处理决定，以及已经履行的商标转让或者使用许可合同，不具有追溯力；但是，因商标注册人恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿”等规定，对该案进行评析时，人们大多认为，一审法院的判决之时，从实质上看，原告的注册商标专用权存在瑕疵，但当时从形式上看，它的权利又是存在的，处千这样的“两难之中”，一审法院在当时的情况之下依据法律事实状况进行审理并判决被告败诉，是正确的。

问题在于，认识到注册商标权在实质上存在问题，法院依然做出了维护这一注册商标权的决定，是否真的情有可原。商标专用权的范围是由商标注册证表示的，商标注册证确实可以为权利的有效存在起到“表面证据”的作用。然而当同样有“表面证据”撑腰的两项甚或多项注册商标权发生冲突时，法院是否确实只能被动地认可两项甚或多项权利的有效并进而主动做出维权的判决呢?这实际上涉及的是如何认识商标权的权利来源的问题。

在商标权的原始取得中，行政机关的“授权”行为往往是权利主体资格蕞终得以确认的必经程序。“授权”行为对于获得商标权保扩的意义，就像该行为对获得其他知识产权保护所具有的意义那样，被描述为“法律(，国家机关授权活动)是权利产生的‘根据’(orign)”。获得或者产生注册商标专有或者专用权的这种必经行政机关“授权”的程序，给我们以强烈的刺激，就是行政权力与商标权之间具有密切的联系；在产生商标杈的程序中，行政机关需要做出一系列的判断和决定：在公众对申请注册的商标的显著性等提出异议时，行政机关更需要别以甄别并作出相应的决定。既然法律为商标权保护对象没定的诸如显著性等实质性条件抽象而不易掌握，就必然会发生结论有失妥当的可能。如果行政机关经过审查，拒绝为符合条件的对象提供商标权保护，后果尚且可以得到弥补。如果行政机关向不符合条件的对象提供商标权保护或者提供的法律保护存有偏差，则可能导致出现难以妥善解决的问题。不独商标权，在各种类型的知识产权的保护中，都存在同样的困惑。一段时期以来人们对关乎知识产权权利冲突的问题所展开的讨论，一定意义上正是因为知识产权与行政机关的授权行为有关，才难以得出一致的结论。如同本案一样，正是由于在续展转类时双方的所谓“不注意”，更是由于音标局审核不严等偏差，才导致原告原国内分类第26类2小类应转入国际分类第1类却转入第!类，而被告原国内分类第28类4小类应转入国际分类第2类却转入第1类：取得续展证后的被告仍旧生产原来的产品，从而构成对原告权利的“侵害”。一审法院也正是从当时两方持有的商标注册证出发，认定了这种侵权的成立并判令责任的承担。